Регистрация лицензионного договора в Роспатенте

Следовательно, нарушение условий лицензионного договор, влечет негативные последствия, предусмотренные законодателем для любых гражданско-правовых договоров: возмещение неустойки, отказ от исполнения условий договора в одностороннем порядке и т.д.

Нужно ли регистрировать лицензионный договор на товарный знак?

Лицензионные договоры на товарные знаки и патенты – это самая распространенная форма получения прибыли от владения интеллектуальной собственностью. Лицензия по своей сути представляет собой договор аренды – владелец бренда (или патента) предоставляет право его использования за плату на время, с соблюдением определенных условий. Как правильно оформить лицензионный договор и зарегистрировать его в «Роспатенте»: обо всем подробно в этой статье.

Если вы планируете заключить лицензионный договор на товарный знак, то нужно обратить внимание на следующие основные моменты:

Стороны договора: лицензиар – лицо, которое предоставляет права на товарный знак. Лицензиат – лицо, которое приобретает такие права. Обе стороны – либо ИП, либо юридические лица, так как товарный знак в России не может принадлежать физическому лицу.
Предмет договора. В договоре должны присутствовать регистрационные реквизиты товарного знака в «Роспатенте» – номер государственного свидетельства, название бренда. Свидетельство должно быть действующим на момент заключения договора. Его срок ограничен 10 годами с момента подачи заявки на регистрацию.

Вид договора:

Исключительная лицензия. Такой вид договора предусматривает передачу прав только одному лицензиату. Он становится единственным лицом, наделенным правами использования на товарный знак.
Неисключительная лицензия. Владелец товарного знака может заключать лицензионные договора и с другими лицензиатами на тот же самый бренд.
Сублицензия – права передаются от лицензиату к сублицензиату. Такое возможно только в том случае, если заключение сублицензий разрешено в основном договоре между лицензиаром и лицензиатом.

Этапы работы

Консультация по вопросу оформления документов для предоставления права на товарный знак
Разработка проекта лицензионного договора, согласование и обсуждение деталей
Подготовка заявления и сопутствующих документов
Подготовка документов для оплаты госпошлины

Направление документов в ФИПС Роспатента на регистрацию
Сопровождение делопроизводства и ведение переписки с ФИПС Роспатента до момента регистрации договора
Подготовка ответов на запросы (при наличии)
Получение уведомления о регистрации и Приложения к свидетельству, передача оригиналов заявителю

Промышленный образец

Государственная регистрации промышленного образца и выдача патента на промышленный образец, его дубликата

Ознакомление с документами заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец и выдача копий таких документов

• Ходатайство об ознакомлении с документами, содержащимися в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец – DOC

Досрочное прекращение действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, правовой охраны товарного знака, знака обслуживания, общеизвестного товарного знака, действия свидетельства об исключительном праве на географическое указание и на наименование места происхождения товара по заявлению правообладателя

• Заявление о досрочном прекращении действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец – DOC

Государственная регистрация распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных

Государственная регистрация перехода исключительного права без договора на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных

• Заявление о государственной регистрации перехода исключительного права на РИД без договора – DOC

Рассмотрение заявления правообладателя о предоставлении любому лицу права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (открытой лицензии), ходатайства об отзыве заявления об открытой лицензии

• Заявление о возможности предоставления любому лицу права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (открытой лицензии) – DOC

Продление срока действия исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это право патента

Восстановление действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец

• Ходатайство о восстановлении действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец – DOC

Внесение изменений в государственные реестры изобретений, полезных моделей, промышленных образцов Российской Федерации, а также в патенты

Гаагская система международной регистрации промышленных образцов

Срок действия лицензионного договора

Согласно Закону срок действия лицензионного договора не может быть больше срока действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности. Если прекращается исключительное право, то прекращает свое действие и лицензионный договор.

Если срок не определен сторонами, то по общему правилу считается, что договор заключен на пять лет.

Если стороны не желают ограничиться каким-то конкретным сроком, то можно указать в договоре, что право использования объекта возможно на срок действия исключительного права. В таком случае с пролонгацией действия права будет продлено и действие лицензионного договора.

Кто подписывает договор

Инициатором лицензионного договора может быть любой:

автор — тот, кто создал работу, например, сделал фотографию;
правообладатель — компания, которая выкупила фото у автора и теперь перепродает права на нее;
потенциальный клиент — компания, которая планирует использовать фотографию.

В договоре есть два термина: лицензиар и лицензиат. Лицензиар — тот, кто передает права на работу, например, автор. Лицензиат — кто получает права. Расшифровка есть в начале договора или конце. Можно составить договор так:

В начале описываем факт подписания лицензионного договора. В конце — кто лицензиар и лицензиат, чтобы не оставалось вопросов

Другие услуги

Товарные знаки

Регистрация в Роспатенте, экспертиза охраноспособности, получение писем согласия

Программы ЭВМ

Регистрация в Минкомсвязи и Роспатенте, экспертиза, работа с персональными данными

Патенты

Патентный поиск, регистрация в Роспатенте, экспертиза и проверка патентной чистоты

Споры

Представление интересов в Арбитражных Судах, Палате по Патентным Спорам, Суде по Интеллектуальным Правам

Авторские права

Борьба с пиратством. Установление авторства. Антиплагиат. Споры о нарушении прав.

Франчайзинг

Договор коммерческой концессии является самым сложным договором

Для чего нужен лицензионный договор

Право на временное использование патента можно передать на основании лицензии. Если договор не заключен в письменной форме и не зарегистрирован в «Роспатенте», то сделка является юридически недействительной.

Если необходимо продать патент, то заключается договор отчуждения.

✓ Отчуждение права

При отчуждении права объект полностью переходит к новому владельцу, который становится законным правообладателем объекта, при этом старый владелец теряет право использования и распоряжения переданным объектом.

Одним из самых популярных объектов отчуждения является товарный знак, читайте более подробно об отчуждении товарного знака.

Основные цели, для которых правообладатели осуществляют отчуждение права:

Продажа объекта интеллектуальной собственности другому лицу;
Реорганизация предприятия;
Прекращение действия фирмы-правообладателя (если при этом необходимо сохранить правовую охрану объекта);
При перераспределении активов между родственными предприятиями, и т.п.

⇒ Договор об отчуждении исключительного права

Отчуждение зарегистрированного объекта интеллектуальной собственности подлежит регистрации в Роспатенте. При несоблюдении требования о государственной регистрации переход права считается несостоявшимся.

Обязательное условие договора отчуждения – передача права в полном объеме.

В договоре отчуждения должны присутствовать следующие условия:

Предмет договора (описание объекта интеллектуальной собственности, его регистрационный номер, дата приоритета, дата регистрации, дата истечения срока регистрации);
Условие о том, что исключительное право передается в полном объеме;
Обязательство приобретателя выплатить правообладателю вознаграждение.

⇒ Стоимость регистрации договора отчуждения

Объект интеллектуальной собственности	Пошлина	Стоимость услуг (тариф поверенного)
Товарный знак	9 450р. (+8 050р. за каждый товарный знак свыше 1)	от 8 000р.
Патент (изобретение, полезная модель, промышленный образец)	2 310р. (+1 190р. за каждый патент свыше 1)	от 8 000р.
Программа для ЭВМ	10 100р.	от 8 000р.

Государственная регистрация лицензионного договора в Роспатенте : порядок действий

Процедура госрегистрации лицензионного соглашения проста и не требует большого количества документов. В Роспатент предоставляется:

заявление (его форма содержится в Приложении 3 Административного регламента); ;
квитанция об уплате госпошлины (по желанию);
документ, удостоверяющий личность заявителя;
проект договора, если заявление подписано только одной стороной (вместо проекта можно предоставить либо нотариально заверенную выписку из договора, либо уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом на РИД).

Документы предоставляются либо при личном посещении ведомства, либо удаленным способом – почтовым отправлением или через сайт ( Госуслуг или Роспатента ).

В течение установленного срока (по общему правилу – до 68 рабочих дней) документы и заявление проверяются ведомством. Если принимается положительное решение о регистрации, сведения о лицензионном договоре вносят в соответствующий Реестр, а заявителю направляется уведомление, что соглашение было зарегистрировано.

Государственная регистрация географического указания и (или) предоставление исключительного права на такое географическое указание и государственной регистрации наименования места происхождения товара и (или) предоставление исключительного права на такое наименование, а также выдача свидетельства об исключительном праве на географическое указание, наименование места происхождения товара, его дубликата

Регистрация лицензионного договора в Роспатенте

Заключение и регистрация лицензионного договора в Роспатенте обеспечивает сторонам правовую защиту, позволяет вести бизнес на законных основаниях. Получатель разрешения (лицензиат) приобретает возможность использовать результат чужого интеллектуального труда и извлекать из него прибыль, а обладателю исключительного права на товарный знак, изобретение или другую интеллектуальную собственность (лицензиару) выплачивается за это денежное вознаграждение. Регистрационная процедура подробно прописана в Гражданском кодексе РФ и различных подзаконных актах. Однако в определенных случаях ее можно не проходить.

Заключая с лицензиатом договор, лицензиар не передает ему исключительное право на результат интеллектуальной деятельности (сокращенно – РИД) – п. 1 ст. 1233 Гражданского кодекса РФ . Передается лишь правомочие воспользоваться РИД для извлечения коммерческой выгоды. В соглашении оговаривается объем данного правомочия, срок и территория его действия (п. 1, 3, 4 ст.1235 ГК РФ). Обязательным условием такого договора является размер денежного вознаграждения, получаемого лицензиаром от лицензиата за использование РИД. Без этого пункта договор считается незаключенным.

В п. 2 ст. 1235 ГК РФ говорится, что лицензионный договор подлежит обязательной государственной регистрации, когда это напрямую установлено законом. Если по документу передается право на использование селекционных достижений, он регистрируется в Минсельхозе. В остальных случаях регистрирующим органом является Роспатент . В указанное ведомство следует обращаться, если предстоит регистрация лицензионного договора на товарный знак, полезную модель, промышленный образец или изобретение (ст. 1369, 1490 ГК РФ), а также лицензионного соглашения на использование топологии интегральной микросхемы (ст. 1460 ГК РФ).

В отношении иных результатов интеллектуальной деятельности, если право на их использование передается стороннему лицу, государственная регистрация лицензионного соглашения не требуется. Но стороны вправе зарегистрировать документ по собственному желанию.

Регистрационная процедура в общем виде прописана в ст. 1232 Гражданского кодекса. В частности, здесь перечислены пункты лицензионного договора, которые обязательно должны в нем присутствовать. Помимо сроков и территории, нужно указать способы разрешенного использования РИД, а также предусмотреть возможность одностороннего расторжения соглашения.

Более детально порядок регистрации лицензионного договора определен в подзаконных актах:

Правительственном Постановлении № 1416 от 24.12.2015, содержащим Правила госрегистрации распоряжения исключительным правом на РИД, в том числе, при предоставлении права использования РИД по лицензионному соглашению;
Приказом Минэкономразвития РФ № 371 от 10.06.2016, утвердившим Административный регламент, в соответствии с которым происходит регистрация лицензионного договора на изобретение, товарный знак, полезную модель другие объекты интеллектуальной собственности.